新版《专利审查指南》学习体会以及对专利申报的启发和影响
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http://www.sipo.gov.cn/sipo/ztxx/sczn/ckxwz/200608/t20060801_105241.htm
分案申请的受理与初步审查
通过本次审查指南的修改，涉及分案申请的受理和初步审查的规定得到了进一步的细化和完善。对于2006.7.1之前提出的分案申请，在受理和初步审查程序中应当按照2001版审查指南进行处理。对于2006.7.1之后提出的分案申请，在受理和初步审查程序中应当按照修改后的审查指南进行处理。
一、有关受理程序的修改主要有两点
第一，原规定分案申请改变类别按照一般专利申请受理的法律依据不足。因此修改后将提出的分案申请与原申请的类别不一致的情形作为一种不受理的情形。专利法实施细则第四十二条第三款明确规定分案申请不得改变类别，分案申请改变类别明显违反该规定使得在受理程序中无法确定正确的申请类别，因此根据专利法实施细则第四十条第（六）项规定该专利申请应当不予受理，这样既符合法律规定也有利于申请人尽早重新作出选择。
第二，原规定分案申请的请求书中原申请的申请日填写不清的，则不作为分案申请按一般专利申请受理，这种处理从程序上不利于当事人。由于分案申请的申请日即原申请的申请日，只要请求书中原申请的申请号正确即可确定其申请日，因此，修改后从程序处理有利于申请人的角度出发规定如果原申请的申请号填写正确应当受理分案申请，分案申请的申请日由受理审查员根据请求书中填写的原申请号确定。
二、初步审查中对分案申请的修改主要有五点：
原规定中对于分案申请提出所依据的基础、分案申请提出的时机都有不明确的地方，实践中出现了理解和处理的不一致。因此针对这些问题作了进一步的规定。
第一，修改后明确提出分案申请的两种情形，一是申请人主动提出分案申请，二是申请人依据审查员的审查意见提出分案申请。
第二，修改后明确分案申请应当是依据原申请提出，针对一件分案申请再次提出分案申请同样应当依据原申请提出。
第三，分案申请的标志是在请求书中相应栏目内填写原申请的申请号及申请日。修改后细化了分案申请的形式要求，一是规定针对一件分案申请再次提出分案申请的，应当同时注明原申请号及所针对的分案申请号，以便于审查和处理；二是规定请求书中原申请日填写有误的，初步审查时审查员应当要求申请人补正，同时如果补正后需要修改申请日的，审查员应当作出通知书告知申请人并修改相应数据。
第四，根据专利法实施细则第42条第1款的规定，修改后进一步明确和细化了分案申请的递交时间，同时明确了当上述期限届满后针对一件分案申请再次提出分案申请时的具体处理规定。一是明确自申请人接到驳回决定起的三个月复审期内，驳回决定尚未生效，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请；复审决定维持驳回决定的，在随后的行政诉讼程序期间或者申请人可以向人民法院起诉的期限内，驳回决定尚未生效，仍可以提出分案申请。二是针对一件分案申请再次提出分案申请的，审查员应当依据原申请审核再次提出分案申请的时间是否符合规定；如果申请的提出时间不符合规定，申请人应当提交与请求书中所填写的分案申请号一致的分案通知书复印件或者指出单一性缺陷的审查意见通知书复印件。对于再次分案申请是在规定的期限届满后提出的，审查员应当审核该申请是否是因分案申请存在单一性缺陷而提出的另一个分案申请。
第五，修改后规定如果在初步审查时发现分案申请的类别与原申请类别不一致的，审查员应当发出视为未提出分案申请通知书，并作结案处理。
2006-08-01
http://www.sipo.gov.cn/sipo/ztxx/sczn/ckxwz/200608/t20060801_105240.htm
对2001版《审查指南》中有关专利法第二十六条第三款相关内容的补充和完善
新的《审查指南》已于2006年7月1日起实施。在新《审查指南》第二部分第二章说明书和权利要求书的第2.1节，对有关专利法第二十六条第三款规定的相关内容进行了补充和完善，目的在于澄清实践中对2001版《审查指南》（以下简称原指南）中有关专利法第二十六条第三款的相关规定存在的不同理解。
原指南在第二部分第二章第2.1节规定：专利法第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。在实践中，有人错误的认为专利法第二十六条第三款中规定的“清楚”、“完整”和“能够实现”是对申请人公开其发明创造需要同时满足的三个条件，是对说明书的三个并列的要求，这样的理解有违立法本意。从立法本意上讲，专利法第二十六条第三款是对说明书实质性内容的规定，即专利权人获得国家授予的一定期限内对其发明创造享有的垄断权，就是要向社会公众充分的公开其发明内容，向社会公众提供用以理解和实施其发明创造的技术信息，达到所属技术领域的技术人员能够实现的程度，以平衡专利权人和公众之间的利益关系，这是专利制度的主要特征之一。因此，专利法第二十六条第三款中所提到的“清楚”、“完整”和“能够实现”这三个方面是对说明书实质性内容的一个整体要求，而不是三个并列的要求。因此，本次审查指南修订增加了对专利法第二十六条第三款中规定的“清楚”、“完整”和“能够实现”之间的关系的进一步说明，即“说明书对发明或者实用新型作出的清楚、完整的说明，应当达到所属技术领域的技术人员能够实现的程度” ，明确了“能够实现”是对“清楚”、“完整”的程度的要求。也就是说，针对专利法第二十六条第三款中“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明”的规定，判断的标准是“应当达到所属技术领域的技术人员能够实现的程度”。因此，专利法第二十六条第三款的解释应当只有一层含义，即“清楚完整”，这里所说的“清楚完整”应当以“能够实现”作为判断的标准。
修订后关于专利法第二十六条第三款的理解，更加明确，有利于解决目前实践中存在的问题，有利于审查标准的统一。
为了进一步从专利法第二十六条第三款的立法本意上澄清对原指南相关规定的不准确理解，本次审查指南修订还对该条款中涉及的“清楚”、“完整”和“能够实现”的具体内容进行了相应的修订。
（一）在《审查指南》第二部分第二章第2.1.1节有关说明书“清楚”的要求这部分，将原指南中有关说明书清楚的其中一个要求“用词准确”修订为“表述准确”。修改的原因是专利法第二十六条第三款中对说明书清楚的要求不应当仅仅是针对“用词”而言的，而且“用词准确”所要表达的含义不及“表述准确”更为准确和宽泛，因此将“用词准确”修订为“表述准确”。
（二）在《审查指南》第二部分第二章第2.1.2节有关说明书“完整”的要求这部分，原指南规定“完整的说明书应当包括专利法实施细则第十八条规定的内容，不得缺少有关理解、再现发明或者实用新型所需的任何技术内容。”，修订后的审查指南删除了“专利法实施细则第十八条规定的内容”这样的措辞，并且将“再现”修订为“实现”。修订后的指南规定“完整的说明书应当包括有关理解、实现发明或者实用新型所需的全部技术内容。”。之所以做上述修订，原因在于原指南的上述规定容易使人误解专利法第二十六条第三款与专利法实施细则第十八条对说明书的要求程度是相同的，从而混淆这两条款的适用范围。本次修订将“专利法实施细则第十八条规定的内容”等内容删除，以更好的区分两条款的立法关系。另外，对措辞进行了修订，将用语“再现”修订成“实现”，这样的修订可以更准确地说明“充分公开”应当达到“能够实现”的要求，同时还与实用性中的“再现性”相区分，实践中防止混淆。
（三）在《审查指南》第二部分第二章第2.1.3节有关“能够实现”这部分，增加了如下的内容“说明书应当清楚地记载发明或者实用新型的技术方案，详细地描述实现发明或者实用新型的具体实施方式，完整地公开对于理解和实现发明或者实用新型必不可少的技术内容，达到所属技术领域的技术人员能够实现该发明或者实用新型的程度。审查员如果有合理的理由质疑发明或者实用新型没有达到充分公开的要求，则应当要求申请人予以澄清。”
大家知道，原指南在该部分只有对专利法第二十六条第三款中“能够实现”的定义以及几种由于缺乏解决技术问题的技术手段而被认为无法实现的反面情形的举例，缺乏从正面解释和指导如何达到和判断“能够实现”的内容，即没有规定说明书“能够实现”所需考虑的普遍性因素，或者是“能够实现”的判断标准。原指南关于“能够实现”的规定导致在实践当中，申请人在撰写说明书时缺少明确的指导原则，审查员在判断说明书是否充分公开的问题时，缺少从正面进行指导的对于“能够实现”的判断标准，不利于审查标准的统一。因此，本次指南修订增加上述用于具体说明和指导说明书如何公开就能够达到“能够实现” 的程度的内容。增加的内容也是“能够实现”的判断标准，即从“清楚地记载发明或者实用新型的技术方案，详细地描述实现发明或者实用新型的具体实施方式，完整地公开对于理解和实现发明或者实用新型必不可少的技术内容” 这三个方面来考虑如何做到“能够实现”，并且以“达到所属技术领域的技术人员能够实现该发明或者实用新型的程度” 作为判断“能够实现”标准。
另外，还增加了“审查员如果有合理的理由质疑发明或者实用新型没有达到充分公开的要求，则应当要求申请人予以澄清”的内容，指明说明书的充分公开是申请人应当负有的责任，因为获得专利权就应当以向社会公众充分公开其发明创造作为代价。一方面，当审查员指出说明书没有充分公开时，申请人负有举证澄清的责任；另一方面，审查员也应当以合理的理由来指出说明书没有充分公开问题，而不应直接断言。原指南没有对充分公开的双方责任，即申请人和审查员的责任进行规定，但在《审查指南》中明确申请人和审查员的责任是非常必要的。
（四）在《审查指南》第二部分第二章第2.1.3节有关“能够实现”这部分，本次指南修订还在由于缺乏解决技术问题的技术手段而被认为无法实现的第（5）种情形中增加了一个例子，目的在于解决审查实践中对属于“必须依赖实验证据”的情况理解不一致的问题，通过举例的方式明确了何种情况属于“必须依赖实验证据”的情形，以便于审查标准的统一。增加的实例为“例如，对于已知化合物的新用途发明，通常情况下，需要在说明书中给出实验证据来证实其所述的用途以及效果，否则将无法达到能够实现的要求”。实践中，技术方案必须依赖实验结果加以证实才能成立的情形普遍地存在于化学领域。因为化学是一门实验科学，其技术方案往往需要实验结果才能证实其成立。例如某些已知药物的新用途发明，申请人声称其克服了本领域技术人员普遍存在的偏见，发现该药物可以用于治疗某种新的疑难病症，但却未提供任何试验证据加以证明，这种情况即被认为是说明书没有充分公开要求保护的技术方案。
国家知识产权局专利局审查业务管理部审查指南处 王智勇
2006-08-01
编辑：西门吹血
分案申请的受理与初步审查
通过本次审查指南的修改，涉及分案申请的受理和初步审查的规定得到了进一步的细化和完善。对于2006.7.1之前提出的分案申请，在受理和初步审查程序中应当按照2001版审查指南进行处理。对于2006.7.1之后提出的分案申请，在受理和初步审查程序中应当按照修改后的审查指南进行处理。
一、有关受理程序的修改主要有两点
第一，原规定分案申请改变类别按照一般专利申请受理的法律依据不足。因此修改后将提出的分案申请与原申请的类别不一致的情形作为一种不受理的情形。专利法实施细则第四十二条第三款明确规定分案申请不得改变类别，分案申请改变类别明显违反该规定使得在受理程序中无法确定正确的申请类别，因此根据专利法实施细则第四十条第（六）项规定该专利申请应当不予受理，这样既符合法律规定也有利于申请人尽早重新作出选择。
第二，原规定分案申请的请求书中原申请的申请日填写不清的，则不作为分案申请按一般专利申请受理，这种处理从程序上不利于当事人。由于分案申请的申请日即原申请的申请日，只要请求书中原申请的申请号正确即可确定其申请日，因此，修改后从程序处理有利于申请人的角度出发规定如果原申请的申请号填写正确应当受理分案申请，分案申请的申请日由受理审查员根据请求书中填写的原申请号确定。
二、初步审查中对分案申请的修改主要有五点：
原规定中对于分案申请提出所依据的基础、分案申请提出的时机都有不明确的地方，实践中出现了理解和处理的不一致。因此针对这些问题作了进一步的规定。
第一，修改后明确提出分案申请的两种情形，一是申请人主动提出分案申请，二是申请人依据审查员的审查意见提出分案申请。
第二，修改后明确分案申请应当是依据原申请提出，针对一件分案申请再次提出分案申请同样应当依据原申请提出。
第三，分案申请的标志是在请求书中相应栏目内填写原申请的申请号及申请日。修改后细化了分案申请的形式要求，一是规定针对一件分案申请再次提出分案申请的，应当同时注明原申请号及所针对的分案申请号，以便于审查和处理；二是规定请求书中原申请日填写有误的，初步审查时审查员应当要求申请人补正，同时如果补正后需要修改申请日的，审查员应当作出通知书告知申请人并修改相应数据。
第四，根据专利法实施细则第42条第1款的规定，修改后进一步明确和细化了分案申请的递交时间，同时明确了当上述期限届满后针对一件分案申请再次提出分案申请时的具体处理规定。一是明确自申请人接到驳回决定起的三个月复审期内，驳回决定尚未生效，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请；复审决定维持驳回决定的，在随后的行政诉讼程序期间或者申请人可以向人民法院起诉的期限内，驳回决定尚未生效，仍可以提出分案申请。二是针对一件分案申请再次提出分案申请的，审查员应当依据原申请审核再次提出分案申请的时间是否符合规定；如果申请的提出时间不符合规定，申请人应当提交与请求书中所填写的分案申请号一致的分案通知书复印件或者指出单一性缺陷的审查意见通知书复印件。对于再次分案申请是在规定的期限届满后提出的，审查员应当审核该申请是否是因分案申请存在单一性缺陷而提出的另一个分案申请。
第五，修改后规定如果在初步审查时发现分案申请的类别与原申请类别不一致的，审查员应当发出视为未提出分案申请通知书，并作结案处理。
2006-08-01
http://www.sipo.gov.cn/sipo/ztxx/sczn/ckxwz/200608/t20060801_105240.htm
对2001版《审查指南》中有关专利法第二十六条第三款相关内容的补充和完善
新的《审查指南》已于2006年7月1日起实施。在新《审查指南》第二部分第二章说明书和权利要求书的第2.1节，对有关专利法第二十六条第三款规定的相关内容进行了补充和完善，目的在于澄清实践中对2001版《审查指南》（以下简称原指南）中有关专利法第二十六条第三款的相关规定存在的不同理解。
原指南在第二部分第二章第2.1节规定：专利法第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。在实践中，有人错误的认为专利法第二十六条第三款中规定的“清楚”、“完整”和“能够实现”是对申请人公开其发明创造需要同时满足的三个条件，是对说明书的三个并列的要求，这样的理解有违立法本意。从立法本意上讲，专利法第二十六条第三款是对说明书实质性内容的规定，即专利权人获得国家授予的一定期限内对其发明创造享有的垄断权，就是要向社会公众充分的公开其发明内容，向社会公众提供用以理解和实施其发明创造的技术信息，达到所属技术领域的技术人员能够实现的程度，以平衡专利权人和公众之间的利益关系，这是专利制度的主要特征之一。因此，专利法第二十六条第三款中所提到的“清楚”、“完整”和“能够实现”这三个方面是对说明书实质性内容的一个整体要求，而不是三个并列的要求。因此，本次审查指南修订增加了对专利法第二十六条第三款中规定的“清楚”、“完整”和“能够实现”之间的关系的进一步说明，即“说明书对发明或者实用新型作出的清楚、完整的说明，应当达到所属技术领域的技术人员能够实现的程度” ，明确了“能够实现”是对“清楚”、“完整”的程度的要求。也就是说，针对专利法第二十六条第三款中“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明”的规定，判断的标准是“应当达到所属技术领域的技术人员能够实现的程度”。因此，专利法第二十六条第三款的解释应当只有一层含义，即“清楚完整”，这里所说的“清楚完整”应当以“能够实现”作为判断的标准。
修订后关于专利法第二十六条第三款的理解，更加明确，有利于解决目前实践中存在的问题，有利于审查标准的统一。
为了进一步从专利法第二十六条第三款的立法本意上澄清对原指南相关规定的不准确理解，本次审查指南修订还对该条款中涉及的“清楚”、“完整”和“能够实现”的具体内容进行了相应的修订。
（一）在《审查指南》第二部分第二章第2.1.1节有关说明书“清楚”的要求这部分，将原指南中有关说明书清楚的其中一个要求“用词准确”修订为“表述准确”。修改的原因是专利法第二十六条第三款中对说明书清楚的要求不应当仅仅是针对“用词”而言的，而且“用词准确”所要表达的含义不及“表述准确”更为准确和宽泛，因此将“用词准确”修订为“表述准确”。
（二）在《审查指南》第二部分第二章第2.1.2节有关说明书“完整”的要求这部分，原指南规定“完整的说明书应当包括专利法实施细则第十八条规定的内容，不得缺少有关理解、再现发明或者实用新型所需的任何技术内容。”，修订后的审查指南删除了“专利法实施细则第十八条规定的内容”这样的措辞，并且将“再现”修订为“实现”。修订后的指南规定“完整的说明书应当包括有关理解、实现发明或者实用新型所需的全部技术内容。”。之所以做上述修订，原因在于原指南的上述规定容易使人误解专利法第二十六条第三款与专利法实施细则第十八条对说明书的要求程度是相同的，从而混淆这两条款的适用范围。本次修订将“专利法实施细则第十八条规定的内容”等内容删除，以更好的区分两条款的立法关系。另外，对措辞进行了修订，将用语“再现”修订成“实现”，这样的修订可以更准确地说明“充分公开”应当达到“能够实现”的要求，同时还与实用性中的“再现性”相区分，实践中防止混淆。
（三）在《审查指南》第二部分第二章第2.1.3节有关“能够实现”这部分，增加了如下的内容“说明书应当清楚地记载发明或者实用新型的技术方案，详细地描述实现发明或者实用新型的具体实施方式，完整地公开对于理解和实现发明或者实用新型必不可少的技术内容，达到所属技术领域的技术人员能够实现该发明或者实用新型的程度。审查员如果有合理的理由质疑发明或者实用新型没有达到充分公开的要求，则应当要求申请人予以澄清。”
大家知道，原指南在该部分只有对专利法第二十六条第三款中“能够实现”的定义以及几种由于缺乏解决技术问题的技术手段而被认为无法实现的反面情形的举例，缺乏从正面解释和指导如何达到和判断“能够实现”的内容，即没有规定说明书“能够实现”所需考虑的普遍性因素，或者是“能够实现”的判断标准。原指南关于“能够实现”的规定导致在实践当中，申请人在撰写说明书时缺少明确的指导原则，审查员在判断说明书是否充分公开的问题时，缺少从正面进行指导的对于“能够实现”的判断标准，不利于审查标准的统一。因此，本次指南修订增加上述用于具体说明和指导说明书如何公开就能够达到“能够实现” 的程度的内容。增加的内容也是“能够实现”的判断标准，即从“清楚地记载发明或者实用新型的技术方案，详细地描述实现发明或者实用新型的具体实施方式，完整地公开对于理解和实现发明或者实用新型必不可少的技术内容” 这三个方面来考虑如何做到“能够实现”，并且以“达到所属技术领域的技术人员能够实现该发明或者实用新型的程度” 作为判断“能够实现”标准。
另外，还增加了“审查员如果有合理的理由质疑发明或者实用新型没有达到充分公开的要求，则应当要求申请人予以澄清”的内容，指明说明书的充分公开是申请人应当负有的责任，因为获得专利权就应当以向社会公众充分公开其发明创造作为代价。一方面，当审查员指出说明书没有充分公开时，申请人负有举证澄清的责任；另一方面，审查员也应当以合理的理由来指出说明书没有充分公开问题，而不应直接断言。原指南没有对充分公开的双方责任，即申请人和审查员的责任进行规定，但在《审查指南》中明确申请人和审查员的责任是非常必要的。
（四）在《审查指南》第二部分第二章第2.1.3节有关“能够实现”这部分，本次指南修订还在由于缺乏解决技术问题的技术手段而被认为无法实现的第（5）种情形中增加了一个例子，目的在于解决审查实践中对属于“必须依赖实验证据”的情况理解不一致的问题，通过举例的方式明确了何种情况属于“必须依赖实验证据”的情形，以便于审查标准的统一。增加的实例为“例如，对于已知化合物的新用途发明，通常情况下，需要在说明书中给出实验证据来证实其所述的用途以及效果，否则将无法达到能够实现的要求”。实践中，技术方案必须依赖实验结果加以证实才能成立的情形普遍地存在于化学领域。因为化学是一门实验科学，其技术方案往往需要实验结果才能证实其成立。例如某些已知药物的新用途发明，申请人声称其克服了本领域技术人员普遍存在的偏见，发现该药物可以用于治疗某种新的疑难病症，但却未提供任何试验证据加以证明，这种情况即被认为是说明书没有充分公开要求保护的技术方案。
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作者: julend
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