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上诉人石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司、石家庄制药集团华盛制药有限公司、石家庄制药集团欧意药业有限公司与被上诉人张喜田、原审被告吉林省玉顺堂药业有限公司专利侵权纠纷。

吉林省高级人民法院
民事判决书
（2006）吉民三终字第146号

上诉人石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司、石家庄制药集团华盛制药有限公司、石家庄制药集团欧意药业有限公司与被上诉人张喜田、原审被告吉林省玉顺堂药业有限公司专利侵权纠纷一案不服吉林省长春市中级人民法院（2005）长民三初字第36号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人中奇公司、华盛公司、欧意公司委托代理人丁琛、孙京生，被上诉人张喜田到庭参加了诉讼，玉顺堂公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原审法院审理查明：张喜田于2000年2月21日申请并于2003年1月29日取得“氨氯地平对映体的拆分”发明专利，专利号为ZL00102701.8，至今仍为有效专利。该发明提供一个可行的拆分消旋氨氯地平的两个(R)－(+)－和 (S)－(－)－对映体的方法，拆分用的手性试剂是酒石酸，拆分用的手性助剂是六氘代二甲基亚砜(DMSO-d6)。该专利公开了制备左旋氨氯地平的方法，由左旋氨氯地平可制造下游产品，如马来酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平等，主要用于药物治疗高血压等症。该技术于1998年10月被立为中国科学院“九五”重大项目，由该技术生产产品2001年5月被国家经贸委认定为2001年度国家重点新产品，2001年6月被国家计委列为国家高技术产业发展项目。1999年3月，张喜田担任经理的吉林省天风制药有限责任公司获准生产苯磺酸左旋氨氯地平。美国辉瑞研究与发展公司于2001年6月在国家知识产权局获得“由阿罗地平的非对映体的酒石酸分离其对映体”发明专利授权，该专利同样为拆分氨氯地平对映体的方法专利。上述两项专利是我国制造左旋氨氯地平的方法专利，在此之前没有制备左旋氨氯地平的工业技术。诉前，上海专利商标事务所对“左旋氨氯地平”专利及状态进行检索，结果表明，除张喜田和美国辉瑞公司外，没有其他申请人或权利人具有制造左旋氨氯地平的方法专利。

马来酸左旋氨氯地平和马来酸左旋氨氯地平片新药由中奇公司研发，马来酸左旋氨氯地平(原料药)由华盛公司生产，马来酸左旋氨氯地平片(终端产品，商品名“玄宁”)由欧意公司生产并销售，以上三公司同属石药集团，各自为独立法人。2004年，石药集团在其网站对“玄宁”投放市场进行宣传。通过国家食品药品监督管理局和药品评审中心网页查询，结果为国内生产左旋氨氯地平的产品为华盛公司、欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平及左旋氨氯地平片和张喜田生产的苯磺酸左旋氨氯地平及苯磺酸左旋氨氯地平片。

针对中奇公司、华盛公司、欧意公司提供的专利申请文件，张喜田向原审法院提出鉴定申请，要求对该发明专利说明书中记载的化学药物氨氯地平的药物拆分方法进行实验检验。原审法院依法委托法源司法科学鉴定中心进行鉴定，鉴定结论为：“在相同条件下，采用发明专利说明书中公开最充分、且对映体过量最高的实施例1中描述氨氯地平药物生成方法进行实验，实验结果与其说明中表述在对映体过量方面存在重大差异，使用该发明专利CN1609102A提供的化学方法，本实验不能达到拆分氨氯地平的目的。”鉴定结论送达后，原告与被告未在法定期限内提供书面异议。

原审法院总结本案争议焦点是：第一、本案原告要求保护的专利是否新产品的方法发明专利；第二、原告要求保护的专利是否延及被告生产的马来酸左旋氨氯地平及左旋氨氯地平片；第三、三被告研制、生产的马来酸左旋氨氯地平技术是否落入原告的专利保护范围；第四、中奇公司开发研制行为是否构侵权。

原审法院认为：（一）原告的发明专利证书经国家合法授权，原告拥有的“氨氯地平对映体的拆分”专利权合法有效，应受到法律保护，原告专利应为新产品的制造方法发明专利。《中华人民共和国专利法》第五十七条第二款规定：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明；”关于“新产品”的界定，我国没有相关规定，应为在原告专利产品之前，国内市场上没有上市的产品。根据国家食品药品监督管理局和药品审评中心网页公布的有关”左旋氨氯地平“专利及法律状态的检索结果，目前国内市场上只有原告生产的苯磺酸左旋氨氯地平及苯磺酸左旋氨氯地平片及被告欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平以及马来酸左旋氨氯地平片，此外没有其他左旋氨氯地平的药品，而原告产品早于被告产品上市。虽然美国辉瑞研究与发展公司在国家知识产权局得到“拆分氨氯地平对映体的方法”发明专利授权，但其产品尚未在中国上市。另外，从被告提供的审查意见通知书及答复，可以认定原告的左旋氨氯地平产品于2001年5月被国家经贸委认定为2001年度国家重点新产品，2001年6月被国家经贸委评为“九五”国家技术创新优秀项目奖，被告虽然认为原告的产品不是新产品，但是未提供充分证据反驳。综上，在原告左旋氨氯地平产品上市之前，没有相同的产品在我国国内市场出现，原告的左旋氨氯地平产品应为新产品。（二）原告的“氨氯地平对映体的拆分”方法发明专利能够延及被告生产的马来酸左旋氨氯地平以及马来酸左旋氨氯地平片。左旋氨氯地平作为一种化合物，本身并不能成为直接供消费者消费的产品，其必须与马来酸、苯磺酸等经过成盐工艺制出，原告的专利技术为左旋氨氯地平的拆分方法，依据该方法不能直接得到产品，而左旋氨氯地平化合物与马来酸、苯磺酸等经过成盐工艺成马来酸左旋氨氯地平、苯磺酸氨氯地平后才真正成为产品，所以上述产品应为依照左旋氨氯地平的拆分方法直接获得的产品。中奇公司研制了马来酸左旋氨氯地平；华盛公司生产了马来酸左旋氨氯地平(原料药)；欧意公司生产、销售的终端产品马来酸左旋氨氯地平片－“玄宁”，为马来酸左旋氨氯地平的片剂形式，其实质仍为左旋氨氯地平产品形式。（三）被告中奇公司、华盛公司、欧意公司有责任提供证据证明其生产左旋氨氯地平方法不同于原告的专利方法。依据《中华人民共和国专利法》第五十七条第二款规定，本案中，被告应提供其产品马来酸左旋氨氯地平片制造方法不同于原告专利方法的证明。庭审中，中奇公司提供了其专利申请文件，认为被告使用其专利申请文件中记载的方法生产马来酸左旋氨氯地平及马来酸左旋氨氯地平片。经原告申请对该专利申请文件中记载方法进行鉴定，原审法院委托法源司法鉴定中心进行鉴定，鉴定结论为根据该方法不能达到拆分氨氯地平的目的。被告辩称：关于鉴定结论，原告是在庭审结束后提出的，超过了举证期间；本次鉴定是已经授予专利权的专利技术，对该专利应由国家专利复审委员会做出，本次鉴定超出了专利权的诉讼范围；鉴定机构的选择不合适，本次的鉴定机构不具备鉴定资格；另外，司法鉴定文书鉴定思路存在逻辑性错误，专利技术是否真实，是无法通过有限次的科学实验而得出的。原审法院认为，中奇公司在庭审中提供其专利申请文件，而原告对此反驳而要求鉴定，应予准许；国家知识产权局授予专利权并不进行实验验证；国家专利复审委员会复审与司法裁决是不同的程序；鉴定机构的选择符合法定程序。

综上，被告的辩解无事实和法律依据，不予支持。《中华人民共和国专利法》第十一条规定：“发明和实用新型专利权被告授予后，除法律另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营的目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”未经专利人许可，以生产经营为目的，中奇公司研发并由华盛公司、欧意公司生产销售与原告专利技术同样产品马来酸左旋氨氯地平以及马来酸左旋氨氯地平片，并且以上三被告不能证明使用不同于原告的专利方法，应依法承担相应的侵权责任。经审理查明，玉顺堂公司虽然在原告购买“玄宁”的发票上盖章，但是原告并没有提供充分证据证明玉顺堂公司侵权事实存在。综上，依照《中华人民共和国专利法》第十一条、第五十七条第二款、第六十条之规定，判决如下：1、中奇公司、华盛公司、欧意公司从本判决生效之日起停止对原告专利权的侵害行为。2、原告的其他诉讼请求不予支持。案件受理费1 000.00.元、鉴定费人民币200 000.00元由中奇公司、华盛公司、欧意公司负担。

宣判后，中奇公司、华盛公司、欧意公司不服，上诉称：1、上诉人作为所制造销售的“马来酸左旋氨氯地平”原料药，既没有使用张喜田拥有的名为“氨氯地平对映体的拆分”（专利号为ZL00102701.8）专利所记载的方法，也没有使用涉案专利方法所制备的化合物。原审法院没有深入考察涉案专利方法及其产品，与被控侵权产品制造过程所使用认识水平和产品之间的实质区别，错误的认为上诉人的产品的制造过程中使用了涉案专利方法和其直接制备的化合物。原审法院混淆了涉案专利制备的化合物与被控侵权的“马来酸左旋氨氯地平”的区别，忽略了从制备化合物到“马来酸左旋氨氯地平”之间，所存在的其他重要技术步骤。这样不仅导致原审期间关于专利方法与被控侵权物制造方法之间的技术对比，始终难以有效的对应，而且也导致法院确定的上诉人证明责任和证明目的，既不科学也含混不清。2、原审法院在既没有法律规定，也没有进行深入分析的情况下，就武断的臆造了“新产品”构成条件和定义。这一定义竟然将“新”“旧”的划分界限，确定到是否“上市”这一既不合理，也无法确定的标准上。更为严重的是，即便按照这一臆造的划分标准，涉案专利所直接获得的化合物也已经“上市”，因而不能认定为“新产品”（1）原审法院关于“新产品”的定义不仅没有法律依据，也与国内司法的主流观点相左。（2）涉案化合物不仅已经在国内公开领域出现，而且其功效、理化性质、化学结构以及制备方法均已为国内相关公众所广泛知悉。（3）涉案化合物不仅已经在国内公开领域和公开文献中出现，而且也已经在公开市场上销售。4、退一步讲，即便认定涉案专利所制备的化合物为“新产品”，原审法院也错误的理解了《专利法》第五十七条第二款关于“新产品”制造方法专利侵权诉讼中的证明规则，在张喜田没有完成基本的前置性证明责任之前，就简单的强调由被告负担证明利用不同方法制备“左旋氨氯地平”的责任，这种作法不仅导致双方当事人的诉讼权利极不平衡，这样的证明方式也导致案件事实认定必然出现严重错误。5、就欧意公司所使用左旋氨氯地平的制备方法看，与张喜田专利所记载的方法存在重要差异，仅从欧意公司技术方案的专利部分，就缺少了涉案专利的两个必要技术特征。这种差异的存在决定了二者属于根本不同的技术方案。原审法院并没有认真审查欧意公司所提供技术方案与张喜田专利方法之间的异同。张喜田的专利方法中所采用的拆分手性试剂为D－酒石酸，手性助剂为六氘代二甲基亚砜；而上诉人所采用的手性试剂为L－酒石酸，手性助剂为2－丁酮。6、如前所述，上诉人所提供的制备方法包括一项自有的专利和其他必要的技术资料。这些内容共同构成上诉人所使用的技术方案。但是原审法院忽略这些方法的重要构成部分，仅仅对其中的专利技术部分（即专利号为ZL200310119335.7，名为“一种光学活性氨氯地平的拆分方法”的专利）进行验证性鉴定，致使技术方案的对比缺乏基本的合理性，这就必然导致案件事实产生严重偏差。7、原审法院在进行委托鉴定时，既没有告知其最终决定的鉴定单位，也没按照相关法律规定保障当事人提出回避申请的权利，也没有对送检材料进行质疑和质证。鉴定单位也没有按照法律规定的程序，组织相应的通知、回避、质证、陈述和听证活动。这样进行的鉴定活动显然无法满足基本的程序合法性要求。鉴定结论仅依据上诉人的专利权利要求书中记载的实施例进行验正，其方法不科学，仅凭一、两次实验和上诉人专利权利要求书记载的内容不能得出正确的结论。8、经上诉人申请，张喜田的专利已被部分宣告无效，双方均不服，向北京市一中院提起了行政诉讼，该案尚未审结，虽然最高法院有关司法解释中并未规定此种情况应中止诉讼，但结合本案具体情况，本案应该中止诉讼，等待另一案件的处理结果。9、中奇公司作为研发单位其研发行为不构成侵权。

二审当事人争议焦点是：1、被上诉人张喜田的专利是否是新产品的制造方法的发明专利？2、被上诉人张喜田的专利保护是否延及三上诉人开发和生产的马来酸氨氯地平及片剂？3、三上诉人开发和生产的被控侵权产品所使用的方法是否与被上诉人相同或等同？4、原审委托鉴定程序是否合法，鉴定结论是否正确？是否能证明三上诉人侵权？5、本案是否应中止审理？6、中奇公司的研发行为是否构成侵权？

关于第一个焦点问题，被上诉人认为其专利是新产品的制造方法发明专利，三上诉人认为原审对新产品的认定有误，被上诉人的产品不是新产品。被上诉人张喜田共举出12份证据，1、发明专利证书；2、专利发明说明书；3、专利年费发票；4、专利登记薄；5、上海专利事务所检索报告；6、张喜田申请美国专利的授权书；7、重大项目课题合同书；8、新药证书2份；9、施慧达产品实物；10、专利授权之前的答辩词；11、吉林省知识产权局给天风公司的复函；12、政府各部门颁发的新产品证书5份。三上诉人对证据1－4的真实性无异议，但认为对于新产品的制造方法没有关联性。证据5的真实性有异议，因为该证据完成时间是2004年11月3日，按照国家规定该机构此时应该已经改制了，而且该机构不具有检索的权利，对外没有效力。对证据6的真实性有异议，认为没有中文译本，且同本案没有关联性。对10证据的真实性无异议，但该证据证明1999年3月17日苯磺酸氨氯地平已经在中国上市，证明专利申请前已经有相关产品存在。对证据7、8、9、11、12认为原审未提供，拒绝质证。

本院认为，根据国家食品药品监督管理局和药品审评中心网页公布的有关“左旋氨氯地平”专利及法律状态的检索结果，目前国内市场上只有张喜田的专利实施企业天风制药公司生产的苯磺酸左旋氨氯地平及苯磺酸左旋氨氯地平片及上诉人欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平以及马来酸左旋氨氯地平片，此外没有其他左旋氨氯地平的药品，美国辉瑞研究与发展公司的左旋氨氯地平产品也未在中国上市。上诉人没有提供其他证据证明在利用张喜田的专利方法生产左旋氨氯地平之前，国内市场上已有其他企业生产和销售同类药品。因此上诉人关于“新产品”问题的主张缺乏事实依据和法律根据，本院不予支持。