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关于新版《专利审查指南》（背景介绍）

　　近日，国家知识产权局发布局令第三十八号，根据中华人民共和国专利法实施细则，公布了修订后的《专利审查指南》，并自2006年7月1日起施行。

　　本次审查指南的修订遵循了以下原则：从更有利于推动技术创新和贸易发展出发，对审查指南进行全面修订；合理、科学地设置申请及审查程序，优化审查流程，既要使申请及审查程序更方便申请人，又要为申请人提供必要的救济措施；有前瞻性地解决审查标准的统一问题，以利于审查质量的提高；对于迅速发展的技术领域，确定恰当的审查和保护标准；研究我国开展专利审查工作二十年来积累的审查实践经验，尽可能将这些宝贵经验体现在审查指南中。修订的内容主要涉及以下几个方面：（一）对给申请人造成不便的内容进行修订，在程序规定上，从更加方便申请人的角度出发，尽量简化程序，并且为申请人提供必要的救济措施；（二）对造成执法不统一的规定进行修订；（三）对在审查中操作性较差的内容进行修订；（四）对不适应技术发展的规定进行修订；（五）纳入国家知识产权局已公布的规范性文件的部分相关内容；（六）加入一些典型案例；（七）将审查实践中证明可行的或者属于国家局惯常做法的内容纳入审查指南中；（八）在各个程序中体现当事***利与行政审查效率的平衡；（九）考虑与国际规则和国际惯例的协调。

　　现《专利审查指南》（2001年版）于2001年10月18日公布施行，已有近五年的时间。在此期间，中国市场经济体制逐步完善，中国加入世界贸易组织后与贸易相关的知识产权问题日益凸现，企业自主创新的意识和能力显著增强，信息和生物等高科技领域的技术迅速发展，中国专利年申请量成倍增长。为了适应经济和科技形势的这些重大变化，进一步完善专利审查制度，规范专利审查标准，国家知识产权局于2005年3月启动了审查指南的全面修订工作。

审查指南全文下载：
http://www.sipo.gov.cn/sipo/zwgs/ling/200605/t20060524_100584.htm

国家知识产权局提供的学习新《审查指南》参考性文章
http://www.sipo.gov.cn/sipo/ztxx/sczn/ckxwz/

现有3篇参考性文章如下：

1、优先权中相同主题的发明创造的定义
http://www.sipo.gov.cn/sipo/ztxx/sczn/ckxwz/200608/t20060801_105242.htm

2、分案申请的受理与初步审查
http://www.sipo.gov.cn/sipo/ztxx/sczn/ckxwz/200608/t20060801_105241.htm

3、对2001版《审查指南》中有关专利法第二十六条第三款相关内容的补充和完善
http://www.sipo.gov.cn/sipo/ztxx/sczn/ckxwz/200608/t20060801_105240.htm

　　作为行业人士，如何更好的参照新版专利审查指南开展专利相关工作？

　　请大家谈谈对新版《专利审查指南》的学习体会以及对专利申报的启发和影响，重点比较一下新版和旧版（2001年版）的不同点（备注： 国家知识产权局近期举办审查指南宣讲会介绍、讲解此次指南修订的主要内容），很有可能是一个有意义的话题。

http://www.sipo.gov.cn/sipo/ztxx/sczn/ckxwz/200608/t20060801_105242.htm
优先权中相同主题的发明创造的定义


　　2006年国家知识产权局的审查指南的修订工作已经完成，并于7月1日起开始施行，阅读修订后的审查指南，我们可以发现这次修订涉及内容很多。此文仅通过对修改前后优先权中相同主题的发明创造的定义进行比较分析，来澄清优先权的一些问题，希望对大家学习审查指南有所裨益。

　　众所周知，优先权原则源自1883年签署的保护工业产权巴黎公约，其目的是为了便于缔约国国民在其本国提出专利或者商标后向其他缔约国提出申请。所谓优先权是指申请人在一个缔约国第一次提出申请后，可以在一定期限内就同一主题向其他缔约国申请保护时，其在后申请在某些方面视为是在第一次申请的申请日提出的。换句话说，申请人提出的在后申请与其他人在其上次申请申请日之后就同一主题提出的申请相比，享有优先的地位，这也是优先权一词的来源。

　　巴黎公约之所以确立优先权原则，是因为专利权是有地域性特点的，如果申请人想在多个国家寻求专利保护，那么申请人应当在多个国家分别提出专利申请。因为世界上大多数国家都确立了先申请原则，即同样内容的申请只授予最先申请的人专利权，而且绝大多数国家都将新颖性、创造性判断的时间标准确定为申请日，所以为了防止他人抢先申请、防止他人在申请人向外国提出专利申请前公布公开同样的内容而导致申请丧失新颖性，申请人最好能在希望寻求专利保护的多个国家同时提出专利申请。但是，因为申请人要考虑这项专利申请在哪些国家更有价值申请，以及确定需要申请的国家后还要根据各国的法律规定在可以的范围内调整申请文件、翻译申请文件、准备申请手续文件等大量工作，申请人在同一天向多个国家提出申请是难以办到的。通过优先权原则，对于发明或者实用新型申请，申请人就获得了12个月的时间用于完成上述工作，对于外观设计专利申请，申请人就获得了6个月的时间用于完成上述工作，这给申请人在多个国家获得专利保护提供了极大地便利。

　　通过了解优先权原则的来源以及设立该原则的原因，我们可以明确，在后申请享受优先权的部分所记载的内容应该是在先申请中已经记载的内容，也就是说“相同主题”是享受优先权的条件之一，只有相同主题的发明创造才能享有优先权。这一要求也是理所当然的，否则在后申请就明显损害了其他申请人和公众的利益。

　　我们在2001年版的审查指南中可以看见优先权中相同主题的发明创造的定义是这样的：相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同，预期的效果相同的发明或者实用新型。但应注意这里所谓的相同，并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致（2001年版审查指南第二部分第三章第4.1.2节）。同时，我们在2001年版审查指南上可以看到，新颖性中同样的发明或者实用新型的定义是：同样的发明或者实用新型，是指技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同，预期效果相同的发明或者实用新型。判断新颖性时，应当以此作为判断相同的发明或实用新型的基准（2001年版审查指南第二部分第三章第3.2节）。

　　对比这两者的定义，我们可以发现，2001年版审查指南中对优先权中的相同主题的发明创造和对新颖性中的同样的发明和实用新型在定义上没有严格的区分，都是强调技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同，预期效果相同。然而，由于新颖性原则和优先权原则的立法目的是明显不同的，我们在判断新颖性时、在判断是否是同样的发明或者实用新型时，不仅要考虑两者完全相同或者仅存在简单文字转换的情况，我们还要考虑两者是否有上下位关系、是否存在数值范围包容关系等；而在判断在后申请是否能享有优先权时、是否属于相同主题的发明创造时，我们只能考虑两者完全相同或者仅存在简单文字转换的情况，我们不能考虑两者的上下位关系、两者存在的数值范围包容关系等，否则优先权就超出了巴黎公约设立优先权原则的本意，明显损害了其他申请人和公众的利益。可以说，2001年版的审查指南没有把这两者的定义严格区分，不利于我们理解这两个之间的区别。

　　2006年审查指南修订时注意到并解决了这个问题。在2006年版的审查指南上，我们可以看见，对于优先权中相同主题的发明创造的定义是：专利法第二十九条所述的相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。但应注意这里所谓的相同，并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致（2006年版审查指南第二部分第三章第4.1.2节）。对新颖性中同样的发明或者实用新型的定义是：被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术或者申请日前由他人向专利局提出申请并在申请日后（含申请日）公布的（以下简称申请在先公布在后的）发明或者实用新型的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型（2006年版审查指南第二部分第三章第3.1节）。对比而得，2006年审查指南对优先权中相同主题的发明创造强调的是：技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同；对新颖性中同样的发明或者实用新型强调的是：技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同。这次修订通过使用不同的措辞“相同”、“实质上相同”区分了这两个概念，对优先权中相同主题的发明创造而言，“相同”意味着我们在判断在后申请是否能享有优先权时、是否属于相同主题的发明创造时，我们只能考虑两者完全相同或者仅存在简单文字转换的情况，我们不能考虑两者的上下位关系、两者存在的数值范围包容关系等；对新颖性中同样的发明或者实用新型而言，“实质上相同”意味着我们在判断新颖性时、在判断是否是同样的发明或者实用新型时，不仅要考虑两者完全相同或者仅存在简单文字转换的情况，我们还要考虑两者是否有上下位关系、是否存在数值范围包容关系等。

　　2006年版的审查指南对优先权中相同主题的发明创造的定义进行了修改，使它区别于新颖性中同样的发明或者实用新型的定义，希望有助于读者明确区分这两个概念。

审查业务管理部审查指南修改办公室 刘勇刚

2006-08-01