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氨氯地平对映体的拆分专利侵权纠纷案裁判文书
关于第二个焦点问题。上诉人与被上诉人均未提供证据。上诉人对其研发和生产马来酸左旋氨氯地平原料药及片剂的事实无异议，但认为被上诉人的专利仅是一种拆分方法，且其专利本身也不实用，按照法律规定，延及的产品应当是直接获得的，对方的专利的最后步骤产品的化合物，而不是药品，对方的专利无法延及到最终产品。
本院认为：张喜田的“氨氯地平对映体的拆分”方法发明专利能够延及上诉人生产的马来酸左旋氨氯地平以及马来酸左旋氨氯地平片。左旋氨氯地平作为一种化合物，本身并不能成为直接供消费者消费的产品，其必须与马来酸、苯磺酸等经过成盐工艺制出，张喜田的专利技术为左旋氨氯地平的拆分方法，依据该方法不能直接得到产品，而左旋氨氯地平化合物与马来酸、苯磺酸等经过成盐工艺成马来酸左旋氨氯地平、苯磺酸氨氯地平后才真正成为产品，所以上述产品应为依照左旋氨氯地平的拆分方法直接获得的产品。中奇公司研制了马来酸左旋氨氯地平；华盛公司生产了马来酸左旋氨氯地平(原料药)；欧意公司生产、销售的终端产品马来酸左旋氨氯地平片－“玄宁”，为马来酸左旋氨氯地平的片剂形式，其实质仍为左旋氨氯地平产品形式。因此上诉人的这一上诉主张本院不予支持。
关于第三和第四个焦点问题。上诉人认为虽然方法发明专利的举证责任倒置，但被上诉人张喜田仍负有初始的举证责任，即举证证明上诉人的产品与其相同。上诉人还主张其未使用被上诉人的专利方法生产左旋氨氯地平。其提供的证据有：1、专利申请文件，证明其具有不同于被上诉人的生产方法且已经申请了专利，并于2005年12月14日获得授权。2、备案工艺流程；3、生产记录；4、现场检验笔录及附件。对鉴定结论，三上诉人认为该鉴定结论程序上在有很多问题，包括：1、双方选择鉴定机构未达成一致，法院指定鉴定机构后未通知上诉人；2、原审法院指定的鉴定机构法源鉴定中心属于法医类的鉴定机构，不具备知识产权鉴定资格；五名在鉴定结论上署名的鉴定人中仅有两名具有鉴定人的资格，张猛的资格是鉴定后才取得的，其他两人无资格；3、对鉴定人和鉴定机构确定后没给上诉人申请回避的权利；4、送检的检材未经质证；5、原审法院没有对鉴定的内容组织双方交换意见；6、鉴定具体结论错误；7、鉴定结论未经质疑。被上诉人张喜田质证认为在形式上三上诉人的方法与我的专利方法不同，但实质上上诉人的方法无法分离出左旋氨氯地平。原审委托鉴定程序合法，鉴定结论证明上诉人的方法无法分离出左旋氨氯地平。
二审合议庭经评议后组织双方当事人及鉴定人到庭对鉴定结论进行了质疑，除程序问题外，上诉人认为鉴定结论不科学，仅依据专利文件分离不出左旋氨氯地平是正常的，除专利记载文献外，还有许多技术决窍和控制方法是专利文献上没有记载的，中国的专利文献的记载比较粗糙，有50%都不能实现。鉴定机关答疑意见是：法源司法科学鉴定中心具备药物方面的鉴定资质，上诉人原审时已向北京市司法局提出意见，要求北京市司法局撤销鉴定结论，北京市司法局已书面答复上诉人其异议不成立。鉴定人员具备相应资格和专业能力，鉴定程序合法，检材经过鉴定部门检验，用辉瑞公司的专利方法已成功拆分出左旋氨氯地平，说明设备状态稳定，人员操作正确，但用上诉人的方法却不能实现其专利文献中记载的拆分结果。关于上诉人提出的鉴定结论中仅用40ml丁酮的问题，鉴定部门解释为笔误，并出示了原始实验记录，证明当时加入的是60ml丁酮。上诉人认为鉴定人的原始记录有可能是后补的。
本院认为：1、关于鉴定机构资格问题，法源司法科学鉴定中心是经司法部和最高人民法院认可并公布的具有法医、药理、药物学等鉴定资质的鉴定机构，原审法院委托的内容并不是对专利文献或与专利有关事实和法律问题进行鉴定，而是对上诉人提供的方法能否实现氨氯地平对映体的拆分进行鉴定，法源鉴定中心具有对药物、药理进行鉴定的资格，相关鉴定人员均为药物学、药理学的专家，因此具备鉴定资格。2、原审鉴定程序存在一些瑕疵，本院认为，为减少当事人诉累，并保证不影响案件实体审理结果的前提下，对鉴定中存在的程序问题可以在二审过程中采取措施予以补正，如果经过补正可以认定鉴定结论的合法性，则无需重新组织鉴定或发回重审。为此，二审合议庭组织双方进行了调查和质疑。关于原审法院鉴定时未通知上诉人到庭问题，根据原审卷宗记载，上诉人在第一次选择鉴定机构未成后，已给法院发函，明确表示不同意鉴定，而不是原审法院不通知其到庭参加鉴定。对送检材料问题，送检材料是被上诉人张喜田购买的的氨氯地平原料，由于此材料不是证据，不存在质证问题。此原料虽未经双方确认，但鉴定部门接到材料后为确保实验的公正性和科学性，已对原料进行了鉴定和确认，并用此材料按美国辉瑞公司的专利方法进行实验并获得成功。关于申请回避问题，二审合议庭询问上诉人是否申请对鉴定人回避，但上诉人未提出具体的回避意见，仅认为这属于程序瑕疵。3、关于鉴定结论问题，上诉人提出不同的实验、不同的人，对搅拌速度、温度控制等都可能对结果有影响，但又未提供究竟是什么原因导致不能实现拆分，如何才能实现拆分，未提出明确的意见。根据化学方法的专利审查指南，一项专利技术的公开程度要求是本领域的普通技术人员不需要创造性劳动即可完成，而对那种类似于菜肴的需要操作人的技巧且不能重复的技术是不具备专利条件的。鉴定人都是本领域的专家，显然具备相应的专业知识和操作技能，其按上诉人提供的方法不能实现拆分左旋氨氯地平的目的，上诉人的代理人关于“中国专利50%不能实现”的抗辩亦不能成立。上诉人不能举出充分证据证明其使用不同于被上诉人的方法实现对氨氯地平对映体的拆分，应承担举证不能的责任。
第五个焦点问题，上诉人认为本案被上诉人的专利被部分宣告无效，双方均不服此宣告并提起了行政诉讼，该案尚未审结，因此本案应中止审理。被上诉人对此事实无异议，但认为不应中止审理。
本院认为，根据最高人民法院（2002）民三他字第8号批复即《关于对江苏省高级人民法院＜关于当宣告专利权无效或者维持专利权的决定已被提起行政诉讼时相关的专利侵权案件是否应当中止审理问题的请示＞的批复》中规定“人民法院在审理侵犯专利权民事案件过程中，当事人不服专利复审委员会有关宣告专利权无效或者维持专利权的决定，在法定期间内依法向人民法院提起行政诉讼的，该侵犯专利权民事案件可以不中止审理。但是，根据现有证据材料，受理该侵犯专利权民事案件的人民法院认为继续审理与相关专利行政案件的判决结果可能发生冲突的，经当事人书面申请，也可以中止诉讼。”
本院认为，虽然上诉人已提起了行政诉讼，但同时上诉人已经在石家庄市中级人民法院提起民事诉讼，被告为张喜田专利实施单位天风制药公司，理由是张喜田和天风公司使用了与其相同的方法拆分和生产左旋氨氯地平原料药及成品药，这与其在本案中的诉讼主张相矛盾，因此本案不宜中止审理。
第六个焦点问题，由于三上诉人同属于石药集团，中奇公司负责研发，华盛公司生产原料药，欧意公司生产成品药，在生产左旋氨氯地平原料药及成品药的过程中三者缺一不可，因此上诉人关于中奇公司不承担责任的请求本院不予支持。
综上，本院认为：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
一、二审案件受理费4 000.00元，鉴定费210 000.00元由上诉人石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司、石家庄制药集团华盛制药有限公司、石家庄制药集团欧意药业有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 王丹秋
代理审判员 姜 涛
代理审判员 付 丽
二○○六年十一月二十一日
书 记 员 薛 淼
转自：
http://ipr.chinacourt.org/public/detail_sfws.php?id=5790
网友[老杨同志]分析：
这里面涉及到许多问题，我先提几个大家讨论。
1、究竟什么是专利法意义上的新产品？
相关法规：《中华人民共和国专利法》第五十七条第二款
专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明;
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第四条第一款规定
因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼，由制造同样产品的单位或者个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任；
那么，究竟什么是专利法意义上的新产品？专利法实施细则没有相关内容，我没有查到相关司法解释，只是查到几个案例。
1）侵犯“从猪脑中提取脑蛋白水解液的方法”的发明专利权案件
1996年4月10日，华新生化研究所向专利局提出了名称为“从猪脑中提取脑蛋白水解液的方法”的发明专利申请，并最终于2000年1月15日获得发明专利权。1997年3月11日，毕奥普罗药业公司取得卫生部颁发的脑蛋白水解物注射液新药证书。于是，华新生化研究所向法院起诉，认为其专利方法系新产品脑蛋白水解液的生产方法，而毕奥普罗药业公司不能提供其产品制造方法不同于专利方法的证明，侵犯了研究所的专利权。另查明，1991年9月7日，卫生部向香港凯健有限责任公司颁发了产地为奥地利、名称为“脑蛋白水解液针剂”的进口药品许可证。
经对脑蛋白水解液和脑蛋白水解物注射液的性状、鉴别、检查、含量测定等进行比较，以及鉴于两者均为猪脑组织经复合蛋白酶水解、分离、精制而成的情况，法院认为：虽然两种物质的名称不同，前者为浓缩液，后者为无菌制剂，但它们的结构和功能并无明显区别，后者是利用前者且无需同行业技术人员的创造劳动制备而成；又由于本案专利方法在申请日之前，国内市场已进口并销售脑蛋白水解物注射液，可确认实施本案专利方法所得到的脑蛋白水解液不具备专利法意义上的新产品，因而不适用专利法关于举证责任倒置的规定，原告无相关证据证明被告的制造方法系来源于其专利方法，故应驳回起诉。
详见http://www.lawbase.org.cn/lawcase/lawbase_@2424.htm
2）上诉人贾云峰、大庆市泰兴建材有限公司因专利侵权纠纷一案
内容详见http://www.civillaw.com.cn/jszx/elisorcase/content.asp?id=31841
这两个案例都认为，专利意义上的新产品应是指在专利申请日之前未曾在国内市场上出现过的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组分、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。本案中，吉林高院采取的也是这一原则。但是，这一原则就一定公平合理吗？
首先，限定为“国内”是否合理？我们知道，审查专利时，新颖性使用的是绝对新颖性标准，即不论国内国外，只要该产品被报道，即丧失新颖性。那么为什么涉及专利保护时就把新颖性限制在国内？虽然专利有地域性，但是那仅仅是基于国家主权的司法独立原则而导致的，不应该在判断产品的新颖上采取双重标准，不论国内国外，只要该产品被报道，即丧失新颖性，不能成为新产品。
限定为“上市”是否合理？审查专利的新颖性时通常认为，一种产品，只要现有文献报道了其可行的制备方法，就说明该产品已经被公开，丧失新颖性，从此就不能算是新产品了。但是上述案例均把是否上市销售作为依据，从法理上看是站不住脚的，也没有相应的法律或司法解释做依据，因而既不合理也不合法。
网友[luobo]分析：
上诉人下面的做法确有自相矛盾之处，有意思：本院认为，虽然上诉人已提起了行政诉讼，但同时上诉人已经在石家庄市中级人民法院提起民事诉讼，被告为张喜田专利实施单位天风制药公司，理由是张喜田和天风公司使用了与其相同的方法拆分和生产左旋氨氯地平原料药及成品药，这与其在本案中的诉讼主张相矛盾，因此本案不宜中止审理。
上诉人如果感觉冤枉，可能至少在以下两点处理的不够好：
1）关于上诉人提出的鉴定结论中仅用40ml丁酮的问题，鉴定部门解释为笔误，并出示了原始实验记录，证明当时加入的是60ml丁酮。上诉人认为鉴定人的原始记录有可能是后补的。
2）关于鉴定结论问题，上诉人提出不同的实验、不同的人，对搅拌速度、温度控制等都可能对结果有影响，但又未提供究竟是什么原因导致不能实现拆分，如何才能实现拆分，未提出明确的意见。
上诉人不能举出充分证据证明其使用不同于被上诉人的方法实现对氨氯地平对映体的拆分，应承担举证不能的责任。
关于新产品的认定，我基本认同。
网友[老杨同志]分析：
此案显然石药方面对地方保护主义估计不足，诉讼技巧上也有不足，同时对张及其天凤制药维护市场垄断地位的决心和毅力以及对法官的影响力估计不足，轻敌了。
估计如果张学习威尔曼，拿着终审判决书在全国展开维权行动，首先要求SFDA撤销石药的药品生产批准文号，接着威胁石药签署天价的专利许可合同，在迫使石药就范后，逐一清理其他厂家，最终实现一统天下。
不过，焉知螳螂捕蝉，黄雀在后，待其完成清理工作，就该轮到正主辉瑞公司出马了，要知道，张的专利拆分用的手性试剂是酒石酸，拆分用的手性助剂是六氘代二甲基亚砜（DMSO-d6），与辉瑞的在先专利酒石酸加二甲基亚砜（DMSO）相比，基本就是等同替代，其专利中所说的光学纯度更好、收率更高的优点在采用本案类似的鉴定手法下是不可能重现的，而且不难推断，天凤公司生产时实际用的也是二甲基亚砜（DMSO），否则成本将是天价而且产品也不安全。目前，辉瑞的苯磺酸氨氯地平市场上卖的还可以，一旦辉瑞决定上马苯磺酸左氨氯地平，辉瑞可以选择在北京或者上海起诉，张的主场优势就不存在了，以辉瑞的实力，张再顽强也不是对手，伟哥就是例子。最终落得为他人做嫁的结果，可叹啊。
编辑：蓝色幻想
编辑: blue 作者:wlz581 等
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